Die auch als Freedom-to-Operate-Recherche oder Right to use Analysis bezeichnete Verletzungsrecherche dient zur Vorbereitung der Freedom-to-Operate-Analyse. Diese dient zur Ermittlung, ob die Platzierung eines Produktes auf einem bestimmten Markt die dort gültigen Schutzrechte verletzen könnte. Für die Klärung, ob fremde technische Schutzrechte verletzt werden, ist eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls im Sinne von § 2 Abs. 1 RDG erforderlich, zu der nur Patent- und/oder Rechtsanwälte berechtigt sind. Die Freedom-to-Operate-Analyse ist daher von einem Patent- und/oder Rechtsanwalt durchzuführen.
Die Verletzungsrecherche sollte auf die Länder beschränkt werden, in denen eine Markteinführung für das Produkt geplant ist. Sie sollte auf Schutzrechte beschränkt werden, die noch in Kraft sind. Der Zeitraum sollte daher maximal auf zwanzig Jahre retrospektiv ausgedehnt werden, Ausnahmen bilden hier Arzneimittel und Pflanzenschutzmittel, da ein ergänzendes Schutzzertifikat beantragt werden kann.
Ein erteiltes Patent ist maximal zwanzig Jahre in Kraft, dieser Zeitraum beginnt mit dem Tag nach der Anmeldung. Erfindungen welche im Zusammenhang mit Arzneimitteln und Pflanzenschutzmitteln stehen, bilden hierbei eine Ausnahme. Nach Ablauf der maximalen Patentlaufzeit können sie unter bestimmten Voraussetzungen durch ein Ergänzendes Schutzzertifikat maximal weitere fünf Jahre geschützt werden. Dieser Zeitraum kann bei anerkannten Studien über Kinderarzneimittel noch einmal um weitere sechs Monate verlängert werden (pädiatrische Verlängerungen).
Eine Verletzungsrecherche soll marktrelevante Dokumente, eine detaillierte Auswertung sowie eine Relevanzbewertung liefern.
Ermittelt werden soll im Rahmen einer Verletzungsrecherche, ob die Platzierung eines Produktes auf einem bestimmten Markt die dort gültigen Schutzrechte verletzen könnte. Falls ja, sollte sich eine Recherche anschließen, wann möglicherweise ein Produkt in einen bestimmten Markt eintreten kann.
Bei einer Verletzungsrecherche sollte eine Eingrenzung der Recherche auf bestimmte Märkte, auf Sachverhalte und einen Zeitrahmen erfolgen. Eine Ergänzung um Rechtsstände der gefundenen marktrelevanten Schutzrechte, beispielsweise der Fragestellung wann welches Patent auf dem Markt ausläuft oder ist ob es möglicherweise auf dem Markt schon nicht mehr gültig ist. Die marktrelevante Dokumente sollten möglichst als Volltexte sowie gegebenenfalls deren Rechtsstände und Familienmitglieder zur Verfügung gestellt werden.
Der Auftraggeber bestimmt den Umfang der Verletzungsrecherche, womit jeweils individuell die Kosten zu ermitteln sind. Das Rechercheergebnis ist in der Regel umso genauer, je mehr Aufwand und Kosten in die Verletzungsrecherche investiert werden. Zu beachten ist jedenfalls, dass es auch bei einer umfangreichen und sorgfältigen Verletzungsrecherche unmöglich ist, sämtliche relevanten Dokumente aufzufinden. Es muss also in Abhängigkeit vom Produkt und Marktumfeld ein wirtschaftlicher Kompromiss zwischen Recherchekosten einerseits und dem Restrisiko für den Auftraggeber andererseits durch nicht recherchierte Dokumente gefunden werden.
Das heißt, selbst bei einer sehr umfangreichen Verletzungsrecherche bleibt ein, wenn auch geringeres, Restrisiko durch nicht aufgefundene technische, gewerbliche Schutzrechte bestehen. Beispielsweise ist es generell unmöglich, nach noch nicht veröffentlichten Patentanmeldungen zu recherchieren. Eine Patentanmeldung bleibt 18 Monate lang geheim, danach wird sie offen gelegt, das heißt veröffentlicht. Eine Patentanmeldung wird regelmäßig 18 Monate nach dem frühesten Anmeldungstag, dem Prioritätstag offengelegt. Darüber hinaus ist es sehr aufwändig, nach internationalen Patentanmeldungen in beispielsweise asiatischen Sprachen zu recherchieren und deren exakten Inhalt zu bestimmen. Daneben müsste nach allen Merkmalen des Produkts, seien es Bauelemente, Verschaltung oder Design, separat gesucht werden. Es ist auch nicht auszuschließen, dass ein Patent nicht die recherchierten Stichwörter und IPC-Klassen aufweist, wodurch es möglicherweise ebenfalls nicht für den Rechercheur auffindbar ist.
Der Kompromiss bei einer Verletzungsrecherche zur Einsparung von Kosten bei einer anschließenden Verletzungsanalyse kann darin liegen, nur bei bestimmten Mitbewerbern nach entgegenstehenden gewerblichen Schutzrechten zu suchen. Diese können im Idealfall vollständig durchgesehen werden, so dass bei diesen ein größerer Grad an Sicherheit entsteht.
RECHTLICHER HINWEIS
Für die Klärung, ob fremde technische Schutzrechte ‑Rechte Dritter- verletzt werden, ist eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls im Sinne von § 2 Abs. 1 RDG erforderlich, zu der nur Patent- und/oder Rechtsanwälte berechtigt sind. Die Freedom-to-Operate-Analyse im Anschluss an eine Freedom-to-Operate-Recherche ist daher von einem Patent- und/oder Rechtsanwalt durchzuführen.
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